Aux US, ajout possible de revendications de portée plus spécifique lors d’une redélivrance


*Ce qu’il faut retenir:

La redélivrance d’un brevet aux US permet de corriger des revendications que l’on juge défectueuses.

** Pour en savoir plus:

Il est possible d’amender les revendications de manière à élargir ou non leur portée ou d’ajouter des revendications dépendantes, donc de portée plus limitée.

***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

Re Yasuhito Tanaka (Fed. Cir. 2011) concerne la redélivrance du brevet US No. 6,093,991 délivré à Yasuhito Tanaka en 2000. Deux ans après la délivrance, Tanaka dépose une demande de redélivrance cherchant à élargir la portée de la revendication indépendante no. 1, change en cour de procédé d’idée et ajoute finalement plutôt la revendication dépendante no. 16.

L’Examinateur rejette les revendications 1-7 et 16 soulevant le fait que Tanaka n’avait pas spécifié dans la Déclaration quelle erreur il tentait de corrigé par le dépôt de la demande de redélivrance et qu’il n’y avait pas de défaut à corriger par une telle redélivrance. Le Boards of Patent Appeals And Interference a affirmé la décision de l’Examinateur.

En appel, le juge a rejeté l’argument de l’Examinateur et du BPAAI s’appuyant sur des précédents soutenus et sur la “Régle du précédent” (principles of stare decisis):

Even though the rule that adding a dependent claim as a hedge against possible invalidity is a proper reason to seek reissue has seemingly never been formally embodied in a holding of this court or its predecessor, articulation of the rule in Handel was not simply a passing observation—it was a considered explanation of the scope of the reissue authority of the PTO in the context of a detailed explanation of the reissue statute. Based on this court’s adoption of that rule and its adherence to the rule in both Muller and Hewlett-Packard, this court rejects the Board’s contrary ruling.