US – Produit commercial ne réalisant pas l’invention constitue une présomption de “lack of enablement”

Aux US, dans la cause Ormco Corporation, et al. v. Align Technology, Inc. (August 24, 2007), il a été déterminé que le brevet en cause manquait “d’enablement” (“lack of enablement”) parce que l’un des inventeurs a déclaré à la Cour qu’un produit commercial n’avait jamais été réussi réalisant l’invention telle que brevetée.

L’invention concerne un système automatisé pour déterminer les positions des dents humaines, alors que le produit commercial ne fonctionne qu’en mode “manual override”.

Augmentation des taxes officielles aux USPTO à compter du 30 septembre 2007

Le 22 août 2007, le USPTO a annoncé une révision du montant des taxes officielles entrant en vigueur à compter du 30 septembre 2007.

Le nouveau tarif est majoré de 2.8% en arrondissant les montants de $100 ou plus à $10 près et les autres au $1 près…

Évidemment, le nouveau tarif se retrouvera sur le site du USPTO à l’adresse habituelle.

Confirmation de l’interprétation large du par. 55.(1) de la Loi sur les Brevets

La cause Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd., 2007 FC 358, (May 14, 2007) concerne le brevet 2,316,092 de JAY-LOR International Inc. qui a obtenu les droits celui-ci par cession le 10 août 200 de JAY-LOR Fabricating, cession qui fut enregistrée au Bureau des brevets le 17 Janvier 2005. M. Glenn Buurma est le principal actionnaire de JAY-LOR International et de JAY-LOR Fabricating.

Un premier point en litige concernait le fait que Penta Farm était d’avis que JAY-LOR Fabricating ne pouvait poursuivre sous l’article 55(1) de la Loi sur les Brevets:

55(1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.

En rappelant la décision Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd., 79 C.P.R. (3d) 193, 145 F.T.R. 161, [1998] F.C.J. No. 382 (F.C.T.D.), dans laquelle aucune licence écrite n’avait été requise pour établir une license implicite par vertu du fait que les deux compagnies en question étaient propriété commune, la Juge Snider a décrété que, puisque un lien similaire liait les deux sociétés JAY-LOR, JAY-LOR Fabricating pouvait se joindre à l’action.

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Lien entre les éléments revendiqués non supporté

Dans la cause Hyatt v. Dudas (June 28, 2006), la Cour a confirmé la décision de l’Examinateur du USPTO selon laquelle la description ne supportait pas la revendication et plus spécifiquement le lien entre ses différents éléments.

“While each element may individually be discussed neither
the specification nor drawings clearly support the claimed embodiment as a
whole.” Id. (emphasis added). He further indicated what Hyatt needed to address
his concern: “[I]t is not enough that applicant show where each claimed element
resides in the earliest filed application but [he] must also provide support for
the linkage of the claimed elements creating the embodiment.”

Aux US, le terme “near” jugé suffisamment précis dans une revendication

Dans l’arrêt Young v. Lumenis, Inc. (June 26, 2007), la Federal Circuit a renversé une décision selon laquelle une revendication était indéfinie parce qu’elle incluait le mot “near” dans ce qui suit: “forming a first circumferential incision in the epidermis near the edge of the ungual crest of the claw”.

Selon le juge:

That language implies that an incision is made in the epidermis somewhere close to or at the edge of the ungual crest. As used in the claim, the term “near” is not insolubly ambiguous and does not depart from the ordinary and customary meaning of the phrase “near” as meaning “close to or at” the edge of the ungual crest [15 below].

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Aux États-Unis, le support insuffisant pour un élément revendiqué cause l’invalidité

Dans la cause Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corporation, et al. (June 18, 2007), la Federal Circuit des États-Unis a affrimé l’invalidité sous l’article 112, second paragraphe, d’une revendication visant un appareil de regénération moléculaire incluant “control means for automatically operating valves”.

Les seules références dans la description à un “control means” étant un block identifié “Control” à la Figure 6 et une mention que le procédé de regénération “may be controlled automatically by known differential pressure, valving and control equipment”, la description ne décrirait pas assez de structure pour cet élément revendiqué.

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Brevet invalidé pour une faute de grammaire…!

Dans la cause June 25, 2007, Microstrategy Inc. v. Business Objects Americas, un jugement préliminaire d’invalidité a été confirmé.

Plus spécifiquement, la Cour a décrétée que les revendications du brevet étaient indéfinies… à cause d’une erreur de grammaire! En effet, le breveté a revendiqué “the client system using and transmitting the retrieved information to the at least one web server[.]” , alors qu’il aurait dû revendiquer “the client system transmitting the retrieved information to the at least one web server”. Cette énoncé rendrait la revendication indéfinie puisqu’il lui manquerait “un objet” et qu’il y aurait plus d’une manière de corriger l’erreur.

MicroStrategy a tenté de faire valoir que les terme “using” et “tansmitting” pouvaient être entendus comme signifiant la même chose. Il a été rappelé que différents mots d’une revendication doivent avoir différentes significations.

Ça suffit?

La cause Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Limited, 2007 FC 596, (June 5, 2007) concerne un ordre de prohibition sous le Réglement sur les médicaments brevetés demandant à la Cour d’émettre un avis de conformité à Novopharm Ltée en relation à des tablettes d’olanzapine.

Le juge a statué entre autres que Lilly n’a pas su démontrer que l’ allégation de Novopharm, a l’effet que le mémoire descriptif du brevet canadien 2,041,113 était insuffisant, était injustifiée.

Le juge établie des critères pour déterminer la “suffisance” d’un mémoire descriptif dans le cas de brevets de sélection.

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Sounds good!

La cause Sanofi-Aventis Inc. c. Laboratoire Riva Inc., 2007 FC 532, (May 17, 2007) concerne deux versions du ramipril, un médicament utilisé pour le traitement de l’hypertension.

Riva avait servi une Notification d’allégation allégeant que le brevet 1,341,206 de Sanofi était invalide sous plusieurs motifs, incluant qu’il n’y avait pas “sound basis” pour prédire que l’invention allait remplir ses promesses quand la demande a été déposée (“lack of sound prediction”). Elle se basait sur le témoignage d’un expert selon lequel on ne pouvait prévoir d’activité du “centre chiral” de la molécule en cause.

Selon le Juge, il ne s’agissait nullement de “shots in the dark”, considérant que la demande de brevet contemplait 3000 différents dosages dont 700 avaient été rapportés dans un article de Merck (contre-expert).