Le test TSM pour l’évidence “approuvé” par la Cour Suprême des États-Unis… avec BÉMOL

La décision tant attendu, KSR International Co. v. Teleflex, Inc. U.S., No. 04-1350, a finalement été rendue par la Cour Suprême des États-Unis le 30 avril 2007.

Selon la Cour Suprême, la “Federal Circuit”, qui avait trouvé le brevet de KSR portant sur un accélérateur d’automobile invalide comme étant évident, a appliqué de manière trop rigide le test de l’enseignement, suggestion et motivation (Teaching, Suggestion, Motivation Test) pour décider si l’art antérieur rendait évident le brevet de KSR.

Selon la Cour Suprême, bien que le test TSM peut être utile pour déterminer l’évidence, il ne doit pas être mandataire et limiter par exemple le test déterminé sous Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U. S. 1 (1966).

Mode de réalisation implicitement couvert par une revendication doit être supporté par le mémoire descriptif

Selon Liebel-Flarsheim Company v. Medrad, Inc. v. Medrad, Inc., Fed. Cir., No. 06-1156, le mémoire descriptif doit supporter un mode de réalisation d’une invention couvert par une interprétation large d’une revendication lorsqu’il est nécessaire d’informer l’homme du métier, et ce, même si des modes de réalisations plus explicites y sont décrits.

Les brevets de Liebel en cause concerne des injecteurs de fluide. La Federal Circuit Court a jugée que même si l’interprétation large des revendications couvrait un injecteur sans jaquette, le mémoire descriptif enseignait à l’opposé (“teaches away”) d’un tel injecteur.

L’enseignement pour la non-évidence non requis explicitement dans l’art antérieur

Selon la cause Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., Fed. Cir., No. 2006-1261, une suggestion, un enseignement ou une motivation pour combiner de l’art antérieur dans le but de prouver l’évidence, n’aurait pas à se retrouver explicitement dans les références que l’on recherche à combiner.

La cour a en effet démontré que la preuve peut être trouvée dans d’autres sources telles que le savoir commun (“commun knowledge”), l’art antérieur en général ou la nature du problème en soi.

L’argument d’une relation tangentielle ne combat pas l’estoppel de l’historique de poursuite

La cause Cross Medical Products, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., Fed. Cir., No. 05-1415, 3/20/07 concerne le brevet 5,474,555 de Cross Medical Products. Plus spécifiquement, il vait été trouvé initiallement que les “vis polyaxial” de Medtronic étaient en contrefaçon du brevet en question. Par la suite, des vis re-dessinées avaient également été trouvées en contrefaçon du brevet ‘555 malgré le fait que Medtronic se basait sur un amendement visant à réduire la portée de revendications durant la poursuite, pour modifier son design. Cross-Medical avait alors nié l’estopel créé par un tel amendement en argumentant que l’amendement était “tangentielle” à l’équivalent.

La Federal Circuit a renversée, concluant que l’amendement incluait l’équivalent en question.

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Des nuages à l’horizon aux États-Unis…

La croyance voulant que “Tout sous le soleil…” (“Anything under the sun”) peut se breveter aux États-Unis pourrait devoir être réviser. En effet, dans la cause In re Comiskey, Fed. Cir., No. 2006-1286, l’avocat du USPTO a déclaré que des revendications de méthodes d’affaires (“Business method claims”) doivent transformer le sujet des revendications, que celui-ci soit concret (comme vulcaniser du caoutchouc synthétique) ou intangible (comme des données ou un signal) pour qu’il soit brevetable sous le paragraphe 35 U.S.C. §101.

Plus de détails en anglais…

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Aux États-Unis, l’expression “about” doit être interprétée contextuellement

Selon la cause Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. (January 19, 2007), le terme “about” (environ) doit être interprété dans son contexte technologique et stylistique (“technological and stylistic context”), en considérant la demande de brevet dans son ensemble (description et revendications) et l’historique de la demande (prosecution history).

Difficulté à produire un composé et à prédire ses avantages contribuent à l’inventivité d’un brevet de sélection

La décision de la Cour d’appel fédérale Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2006 FCA 421, (December 22, 2006) concerne un brevet de sélection “selection patent”. Selon Apotex, l’invention le juge de première instance a erré en traitant le brevet en cause (CA 1,336,777) comme un brevet de sélection valide.

Le juge d’appel a confirmé la décision du juge de première instance. Selon lui:

[43] These findings of fact as to the difficulty involved in producing the claimed compounds and the impossibility of predicting the claimed advantages before the compounds could be produced and actually tested are amply supported by the record and unchallenged by Apotex (otherwise than by its attempt to recast these findings through its own : and in my respectful view flawed : vision of the person skilled in the art).”

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Contrefaçon contributoire aux US requière la preuve d’une connaissance et d’un encouragement

Suivant l’arrêt de la Federal Circuit des États-Unis, DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd., Fed. Cir., No. 04-1620, 12/13/06, la preuve d’une contrefaçon contributoire requière non seulement que le défendeur se soit engagé dans des actions contribuant directement à la contrefaçon, mais également qu’il effectue les actions en question en sachant qu’il en résultera une contrefaçon.

Invalidation par publications

L’arrêt Calgon Carbon Corporation v. North Bay (City), 2006 FC 1373, (November 14, 2006) concerne entre autres la validité du brevet canadien no. 2,331,525 de Calgon Carbon Corp. “Calgon” alléguait la contrefaçon de son brevet par la “Corporation of the City of North Bay” et que la société Trojan Technologies Inc. avait incité North Bay à la contrefaçon.

L’invention concerne (revendication 1):

1. A method for the prevention of Cryptosporidium oocysts comprising irradiating water with a continuous broad band of ultraviolet light in doses of from about 10 mJ/cm2 to about 175 mJ/cm2.

Le Juge a statué qu’il n’y avait pas contrefaçon, le brevet ‘525 étant invalide puisque, avant la date de revendication, 1) l’invention a été installée à 3 sites différents et 2) une publication a permis d’informer une persone versée dans l’art que l’utilisation d’UV at des niveaux précis pouvait traité l’eau de manière à prévenir la reproduction et l’infection par Crypto ooocysts.

De plus, un seconde publication aurait consituer une divulgation plus d’un an avant la date de dépôt selon le paragraphe 28,2(1)(a) de la Loi sur les Brevets.

Retour intéressant sur les critères de nouveauté et d’inventité par la Cour Fédérale

L’arrêt Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd., 2006 FC 1234, (October 17, 2006) concerne la contrefaçon et la validité d’un brevet canadien portant sur un médicament anti-microbien connu sous le nom de levofloxavin. Plus précisement, la revendication 4 du brevet 1,304,080 était en cause.

Bien que cette cause soit intéressante sur plusieurs points, c’est la revue des critères de nouveauté et d’inventivité, essentielles à la brevetabilité d’une invention, qui retient notre attention.

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