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La décision du US Board of Appeal and Interference (BPAI) Ex Parte Gutta (BPAI 2009) répond à la question à savoir si une machine qui applique un algorithme mathématique tombe sous la définition de matière brevetable telle que définie sous 35 U.S.C. Section 101.

Le BPAI applique le test suivant en 2 points issu de la Décision Bilski qui sera entendu par la Cour Suprême ce printemps (en anglais):

1. Is the claim limited to a tangible practical application, in which the mathematical algorithm is applied, that results in a real-world use (e.g., “not a mere field-of-use label having no significance”)?
2. Is the claim limited so as to not encompass substantially all practical applications of the mathematical algorithm either “in all fields” of use of the algorithm or even in “only one field?”

En appliquant ce test, le BPAI a trouvé la revendication de Gutta non brevetable.

Le système revendiqué inclut une mémoire et un processeur, celui-ci étant configuré de manière à identifier un “mean item” dont la valeur symbolique minimise la variance d’un ensemble. Ce point ne répond pas au premier critère selon le BPAI .

La Thaëlande (TH) est devenue le 142e État contractant du PCT le 24 septembre 2009. Cet État sera lié au PCT à compter du 24 décembre 2009.

Le Bureau des brevets américain a fait l’annonce suivante le 27 août 2009:

The USPTO has provided Interim Examination Instructions for Evaluating Patent Subject Matter Eligibility (hereinafter “Interim Eligibility Instructions”) for use by USPTO personnel in their review of patent applications to determine whether the claims in a patent application are directed to patent eligible subject matter under 35 U.S.C. § 101 pending a final decision from the U.S. Supreme Court in Bilski v. Kappos, S.Ct. No. 08-964 (cert. granted June 1, 2009). The USPTO has begun the process of training examiners on the Interim Eligibility Instructions.

The USPTO is also posting the Interim Eligibility Instructions on the USPTO’s Internet Web site (www.uspto.gov), and is requesting public comment on them. The USPTO is issuing the Interim Eligibility Instructions and has begun the process of training examiners on these instructions to reduce the delay in delivering these instructions to examiners, but the USPTO desires the benefit of public comment on the instructions andwill revise the guidelines as appropriate based on comments received.

Dans l’affaire Hershkovitz et al. v. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, le demandeur poursuit pour contrefaçon de deux de ses brevets canadiens, lesquels ont fait l’objet de renonciations.

Les revendications en cause ont faite l’objet d’une renonciation par laquelle l’énoncé suivant a été ajoutée: “a minimum of current to place a light-emitting diode of said receive opto-coupler in an operational range”.

La Cour a statué que l’article 48 de la Loi sur les brevets ne prévoie pas l’ajout d’un nouveau concept inventif. En d’autres mots, de nouveaux éléments ne peuvent être ajoutés à une revendication par une renonciation. L’article 48 n’est pas un substitue à une ré-émission (Article 47).

De plus, la Cour rappelle l’importance de remplir la “Formule 2 de l’Annexe I” des Règles sur les brevets pour demander une renonciation, ce qui n’avait pas été fait par le Demandeur.

Voir l’article du New York Times… et croisons les doigts.

L’arrêt Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 FCA 97, (25 mars 2009) comprend un résumé de l’état actuel du droit canadien quant au principe de “sound prediction” (selon lequel des revendications sont valides même si elles ne sont appuyées que par une prédiction d’un résultat, si celui est fondée toutefois…).

Le juge de la cour fédérale d’appel précise toutefois que lorsque le brevet est basé sur une prédiction, la divulgation doit inclure la prédiction.

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La cause Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Company (Fed. Cir. 2007-1448, 8/25/08.) concerne un cas d'”inequitable conduct”. Durant la poursuite d’une demande de brevet, l’avocat du demandeur a reçu une lettre d’un collègue de l’inventeur selon laquelle il y aurait un lien possible entre une méthode de vulcanisation traditionnelle chinoise et l’absence de “tobacco specific nitrosamines” (TSNA). Notons que la demande de brevet en question portait sur une méthode de vulcanisation permettant de diminuer le TSNA. L’avocat n’a pas fait part de cette information au Bureau des brevets US, jugeant cette information non pertinente. Le tribunal de première instance en jugea autrement toutefois.

Le juge d’appel renversa la décision.

“Just as it is inequitable to permit a patentee who obtained his patent through deliberate misrepresentations or omissions of material information to enforce the patent against others, it is also inequitable to strike down an entire patent where the patentee only committed minor missteps or acted with minimal culpability or in good faith. As a result, courts must ensure that an accused infringer asserting inequitable conduct has met his burden on materiality and deceptive intent with clear and convincing evidence before exercising its discretion on whether to render a patent unenforceable.”

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Dans Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2008 5/14/2008), la United States Court of Appeals for the Federal Circuit a statué le caractère substantiel d’information omise dans une déclaration déposée durant la poursuite de la demande. La court a jugée que le déclarant avait eu l’intention de tromper, ce qui a amené le jugement d'”Inequitable conduct”.

L’information concernait des données comparatives entre le médicament breveté et l’art antérieur et il n’était pas mentionné que des dosages différents étaient utilisés.

Des modifications, somme toute mineures, ont été effectuées au réglement d’exécution du PCT. Ces modifications entreront en vigueur le 1 juillet 2008 et concernent:

• la mention d’une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” ou d’une demande principale ou d’un brevet principal,
• la prise en considération des résultats d’une recherche antérieure,
• la copie des résultats d’une recherche antérieure et d’une demande antérieure,
• la correction ou adjonction de revendications de priorité,
• la demandes internationales considérées comme retirées, et
• la prise en considération des résultats d’une recherche antérieure.

De plus, un certain nombre de formulaires a été mise à jour et devra être utilisé à compter de la même date.

L’OPIC a publié le 12 mai 2008 un nouvel énoncé de pratique selon lequel ” le Bureau des dessins industriels n’imposera désormais plus de droits pour l’enregistrement des documents autres que les cessions et les licences. Pour les cessions et les licences, le droit de 100 $ continuera de s’appliquer pour chaque dessin visé.