US – Élements de type “Means-plus-functions”: attention aux pièges!


***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

L’arrêt Rembrandt Data Technologies, LP v. AOL, LLC (Fed. Cir. 2011) concerne la validité d’une license, mais également l’évidence des revendications comme étant indéfinies.

Concernant ce dernier point, la cour du Federal Circuit a affirmé la décision de la cour de première instance à l’effet que les revendications 3-11 du brevet no. 5,251,236 étaient indéfinies comme récitant à la fois un appareil et une méthode d’utilisation de cet appareil dans une même revendication.

La cour du FC a toutefois renversé la décision de la cour de première instance concernant les revendications 1-2. Celles-ci avaient été jugées indéfinies comme incluant des éléments de type “means-plus-functions” sans que le brevet ne décrive d’algorithme permettant d’effectuer les fonctions en questions. La cour rappelle:

“This presumption can be rebutted if the claim limitation itself recites sufficient structure to perform the claimed function in its entirety.”

et conclue que les éléments “fractional rate encoding means” et “trellis rate encoding means” récitent suffisemment de structure en tant que tel considérant leurs significations pour l’homme du métier.

Quant aux termes “buffer means” et “combining means”, il leur fut trouvé suffisemment de support dans la description.