Jurisprudence

*Ce qu’il faut retenir:

Un Examinateur américain n’est pas tenu d’offrir au Demandeur une interprétation des revendications dans la formulation de leurs rejets.

***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

Dans l’arrêt In re Jung, Jung a fait appel de la décision de l’Examinateur de rejeter les revendications au dossier, décision qui avait été affirmée par la BPAI, arguant que

“the examiner failed to make a prima facie case of anticipation, and the Board acted as a ‘super-examiner’ by performing independent fact-finding and applying an improperly deferential standard of review to the examiner’s rejections.” “…the articulation of a prima facie case should involve more than the notice of rejection outlined in § 132.”

La Federal Circuit a refuser de requérir aux Examinateurs à ce qu’ils articulent l’interprétation des revendications dans le cadre d’un rejet de celle-ci:

“There has never been a requirement for an examiner to make an on-the-record claim construction of every term in every rejected claim and to explain every possible difference between the prior art and the claimed invention in order to make out a prima facie rejection. This court declines to create such a burdensome and unnecessary requirement. “[Section 132] does not mandate that in order to establish prima facie anticipation, the PTO must explicitly preempt every possible response to a section 102 rejection. Section 132 merely ensures that an applicant at least be informed of the broad statutory basis for the rejection of his claims, so that he may determine what the issues are on which he can or should produce evidence.” Chester, 906 F.2d at 1578 (internal citation omitted). As discussed above, all that is required of the office to meet its prima facie burden of production is to set forth the statutory basis of the rejection and the reference or references relied upon in a sufficiently articulate and informative manner as to meet the notice requirement of § 132. As the statute itself instructs, the examiner must “notify the applicant,” “stating the reasons for such rejection,” “together with such information and references as may be useful in judging the propriety of continuing prosecution of his application.” 35 U.S.C. § 132. Here, the examiner’s discussion of the theory of invalidity (anticipation), the prior art basis for the rejection (Kalnitsky), and the identification of where each limitation of the rejected claims is shown in the prior art reference by specific column and line number was more than sufficient to meet this burden. “

Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc. and Softtech concerne à la fois la contrefaçon contributoire et la conduite inéquitable (“inequitable conduct”). Le tribunal inférieur avait jugé le brevet non éxécutoire pour conduite inéquitable et qu’aucun des deux parties accusés n’enfreignait tous les éléments des revendications en cause.

Contrefaçon contributoire

EMS fournit des résultats d’analyses médicales sur le Web tandis que Softech coordonne de l’information concernant des vols aériens. Les deux compagnies ont décidé de former une alliance stratégique selon laquelle leurs produits seraient offerts à forfait.

Selon la doctrine en matière de brevet, il y a contrefaçon directe si une entité unique pratique chaque élément ou étape d’une invention brevetée. Selon la Federal Circuit law, deux ou plusieurs entités peuvent éviter la responsabilité d’une contrefaçon tant que chaque entité n’est responsable de la pratique que d’un sous-ensemble des éléments brevetés et qu’aucune entité n’exerce un contrôle sur l’ensemble du processus de contrefaçon.

Dans le cas présent, aucune preuve n’a pu être présentée à l’effet qu’il y avait eu un contrôle et la contrefaçon a donc été évitée.

Conduite inéquitable

Golden Hour aurait failli de soumettre une brochure non datée incluant de l’information non divulguée qui aurait contredit des énoncés faits par le Demandeur à propos d’un document d’art antérieur. Selon le Demandeur, il ne s’agissait pas là d’un manquement puisqu’il n’était pas clair qu’il s’agissait d’une antériorité. Toutefois, selon le MPEP:

“[t]here is no requirement that the [submitted] information must be prior art references in order to be considered by the examiner.” MPEP § 609 (2008).

La cour a jugé le document “materiel” puisqu’il contredisait un énoncé du Demandeur dans le mémoire descriptif.

Quant à l’intention de tromper le USPTO, la cour n’a pas pu trouver de preuve qu l’attorney avait lu le document et à donc évacuer la question.

Ring Plus, Inc. v. Cingular Wireless Corp. (Fed. Cir., August 6, 2010) concerne à nouveau un cas de conduite inéquitable (“inequitable conduct”). Même si le jugement de la cour de 1ière instance a été renversé pour manque de preuve quant à l’intention de tromper, la cause est particulièrement intéressante, considérant le trop grand nombre de praticiens qui s’obstinent à décrire des documents d’art antérieur dans une demande de brevet américaine.

Le litige concernait le brevet US no. 7,006,608 visant une méthode logiciel pour générer et délivrer des messages sur une ligne téléphonique remplaçant ou complémentant des appels enregistrés. Le tribunal de première instance avait conclué que le brevet ‘608 était non exécutoir pour conduite inéquitable parce que la section “Background of the Invention” décrivait deux références comme décrivant des systèmes matériels et n’incluant pas de logiciels pour les opérer. La cour de première instance était d’avis qu’une personne versée dans l’art aurait compris que lesdites références décrivaient des algorithmes logiciels.

La demande de brevet de Giacomini est déposée le 29 novembre 2000. Dans sa recherche, l’Examinateur trouve la référence US 7,039,683 qu’il cite à l’encontre de la brevetabilité de la demande de Giacomini. La demande ‘683 (Tran) est déposée en décembre 2000 et est délivrée en 2006. Selon l’Examinateur, le brevet ‘683 doit être considéré comme une antériorité sous le paragraphe 102(2) puisqu’il revendique la priorité d’une demande provisoire déposée en septembre 2000.

Selon 35 U.S.C. 102(e) est considéré de l’art antérieur:

the invention was described in . . . a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed . . . shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of [the PCT] in the English language.

En appel, la Federal Circuit a confirmé la décision du USPTO à l’effet que la date de dépôt de la demande provisoire est la date effective sous 102(e).

Therefore, the Tran patent “shall have the same effect,” [Citing 119(e)] including a patent-defeating effect, as to the claimed invention as though it was filed on the date of the Tran provisional. Accordingly, Giacomini, who filed his application after Tran filed his provisional application, cannot receive a patent covering the same subject matter under 35 U.S.C. § 102(e).

adDans l’arrêt Advanced Magnetic Closures, Inc. v. Rome Fastener Corp. (Fed. Cir., June 11, 2010), la Cour a statué que le supposé inventeur a frauduleusement prétendu qu’il était l’inventeur alors qu’il ne l’était pas. La Cour a utilisé le standard “Star Scientific” pour confirmer la décision de la cour de première instance:

“the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence is that [the alleged inventor] intended to deceive the PTO.”

Avid Identification Systems v. Crystal Import Corp. (Fed. Cir. 2010) concerne également un cas d'”inequitable conduct“. La Cour avait statué que, puisque le président d’Avid ID Systems avait été “impliqué substentiellement” dans la poursuite de la demande, celui-ci avait un devoir de divulgation.Le président d’Avid aurait manqué à ce devoir en ayant omis d’informer le USPTO d’une démonstration à une foire commerciale qui avait eu lieu plus d’un an avant le dépôt de la demande. La Cour vient de rejeter la demande d’une nouvelle audience en banc.