Jurisprudence

US : Litige dans un cas de pseudo “marquage” frauduleux

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Pequignot v. Solo Cup (Fed. Cir. 2010) concerne le marquage d’un produit breveté avec la mention “patented” ou “patent no. “.

Selon la législation américaine:

35 USC 292(a): Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word “patent” or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words “patent applied for,” “patent pending,” or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public – Shall be fined not more than $500 for every such offense.

Dans la plupart des cas, le problème survient à la fin de la vie du brevet et lorsque le breveté continue d’inscrire les produits comme étant breveté.

Selon Solo Cup: (1) a product covered by an expired patent is not “unpatented” as required by the statute; et (2) the fact of patent expiration is insufficient to show an intent to deceive the public.

Selon la District Court “[a]n article that was once protected by a now-expired patent is no different [from] an article that has never received protection from a patent. Both are in the public domain.” même si elle reconnait que la durée de vie d’un brevet n’est pas évidente à déterminer.

selon la Federal Circuit il y a une présomption réfutable d’intention de tromper lorsqu’un manufacturier inscrit sur un produit la mention “breveté” lorsqu’il sait que le brevet est expiré.

Dans le cas présent, la Federal Circuit a été convaincu par Solo Cup que celle-ci n’avait pas l’intention de tromper le publique n’ayant fait que suivre le conseille de son avocat…

Conseil pratique de l’Agence: enlever le marquage sur les produits, emballages et autres lorsque le brevet expire.

CA: Abandon d’une demande de brevet à défaut de répondre en temps à toutes les requêtes de l’Examinateur

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Dans M-Systems Flash Disk Pioneers v Canada (Commissioner of Patents), M-Systems cherchait à rétablir une demande abandonnée. La raison de l’abandon: le Demandeur n’aurait pas répondu à une Lettre officielle dans le délai prescrit.

Le Bureau des brevets aurait envoyé 2 avis d’abandon que le Demandeur n’aurait pas reçus. Une demande de rétablissement et une réponse à l’une des deux requêtes de l’Examinateur ont été déposées dans les délais. Toutefois, puis qu’aucune réponse n’aurait été fournie à l’une des deux requêtes de l’Examinateur dans les délais, la demande obtaint le statut abandonné.

La Cour a statué qu’elle n’a pas le pouvoir de rétablir la demande puisque laCommissaire des brevets n’a pas eu à prendre aucune décision, ni à utiliser son pouvoir discrétionnaire. Ni la Cour, ni la Commissaire n’ont la juridiction pour rétablir la Demande dans un tel cas.

US – Expression vague et interprétation des clauses de type “means-plus-function”

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L’arrêt Hearing Components, Inc. v. Shure, Inc., Appeal No. 09-1364 (Fed. Cir. 2010) est intéressant sur trois fronts dont: l’interprétation d’expressions exprimant des “terms of degree” et l’interprétation des limitations de type “means-plus-function”.

Dans “Datamise“, la Court a statuté que l’expression “aesthetically pleasing” était indéfinie. Toutefois elle a noté que de telles expressions imprécises ne seraient pas considérées imprécises si le breveté “provides some standard for measuring that degree.” L’expression en cause est “readily installed’. La description y réfère comme étant “user installation “without tools”” ce qui permet selon la court de mesurer si il s’agit de “readily installed”. La revendication est donc valide.

Concernant l’expression “means-plus-function”, le brevet inclut des “means … for disposably attaching” a duct of the hearing aide to a connector. Même si la demande inclut de nombreux exemples pour supporter cette expression, mais aucune décrivant l’objet accusé, la Court juge qu’il y a tout de même contrefaçon rappelant que:

“…a means-plus-function element is infringed if the accused device includes a relevant structure that performs the same function as described in a way that is at least equivalent to one described in the specification”.

US: Validité d’une cession et de revendications sur une méthode de calcul de positions GPS

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SIRF Technology v. ITC and Broadcom (Fed. Cir. 2010) concerne l’importation et la vente d’appareil GPS par SIRF. Les brevets en litige concerne des méthodes augmentant la fiabilité de signaux GPS et la vitesse de calcul du positionnement. En défense SIRF alléguait que la cie Magellan, qui n’avait jamais revendiqué de droits sur les inventions, était co-propriétaire des droits sur les brevets puisqu’un des employés de Magellan est l’un des inventeurs nommés dans les brevets en cause et que celui n’aurait pas cédé ses droits sur les inventions. Selon la cession, l’employé de Magellan cède:

“all inventions . . . which are related to or useful in the business of the Employer . . . and which were . . . conceived . . . during the period of the Employee’s employment, whether or not in the course of the Employee’s employment.”

Plusieurs cessions sont effectives sous la loi d’un état. Toutefois, c’est la cour fédérale américaine qui doit être utilisée pour déterminer si une cession est directe et automatique ou ne constitue qu’une entente selon laquelle les droits seront cédés éventuellement. De plus, selon la loi fédérale américaine, une cession est présumée valide jusqu’à preuve du contraire. Dans le cas présent, la Cour a déterminé que les preuves à l’effet que Magellan était propriétaire de droits sur l’invention n’étaient pas suffisantes .

“If Magellan and Abraham recognized that Global Locate was the owner of the trade secret rights to the invention, it logically follows that Magellan and Abraham did not think that Magellan was the owner of similar rights that eventually became the subject of the ‘346 patent.”

La cour fédérale a également confirmé la validité des revendications portant sur le calcul de la position:

We also think that the presence of the GPS receiver in the claims places a meaningful limit on the scope of the claims. In order for the addition of a machine to impose a meaningful limit on the scope of a claim, it must play a significant part in permitting the claimed method to be performed, rather than function solely as an obvious mechanism for permitting a solution to be achieved more quickly, i.e., through the utilization of a computer for performing calculations. We are not dealing with a situation in which there is a method that can be performed without a machine. Contrary to appellants’ contention, there is no evidence here that the calculations here can be performed entirely in the human mind. Here, as described, the use of a GPS receiver is essential to the operation of the claimed methods.

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US: La définition d’inventeur clarifiée

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Dans Vanderbilt Univ. v. ICOS Corp., la définition d’inventeur est clarifiée par la cour, du moins pour les États-Unis.

La cause concerne le tadalafil qui est l’ingrédient actif du Cialis (TM). L’université revendiquait l’inventorship pour ses chercheurs puisque ceux-ci auraient fourni les concepts élémentaires qui auraient permis à Glaxo de créer le Cialis.

La cour de première instance a jugée que les chercheurs n’étaient pas inventeurs puisqu’ils ne possédaient pas une compréhension du produit complet tel que revendiqué.

La cour du Federal Circuit a confirmé la décision en rejetant toutefois la mauvaise intéprétation de la cour de première instance en affirmant toutefois que les inventeurs n’ont pu fourni de preuves suffisamment claires qu’ils avaient participé à l’invention.

Selon la Loi américaine:

When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. 35 U.S.C. § 116 (1988).

Même si une collaboration physique n’est pas nécéssaire, la Federal Circuit a confirmé qu’une certaine collaboration est requise. Les chercheurs de l’université auraient pu revendiquer des droits si Glaxo (le premier cessionnaire) avait du utiliser de l’information de ceux-ci.

US: 35 USC § 112 ¶1 requiert à la fois “written description” et “enablement”

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Dans Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co. la Federal Circuit a confirmé que le paragraphe 35 USC § 112 ¶1 dicte qu’une description adéquate de l’invention revendiquée (“written description”) et une validation de celle-ci (“enablement”) sont tous les deux requis.

“If Congress had intended enablement to be the sole description requirement of § 112, first paragraph, the statute would have been written differently…

…Although many original claims will satisfy the written description requirement, certain claims may not. For example, a generic claim may define the boundaries of a vast genus of chemical compounds, and yet the question may still remain whether the specification, including original claim language, demonstrates that the applicant has invented species sufficient to support a claim to a genus. The problem is especially acute with genus claims that use functional language to define the boundaries of a claimed genus. In such a case, the functional claim may simply claim a desired result, and may do so without describing species that achieve that result. But the specification must demonstrate that the applicant has made a generic invention that achieves the claimed result and do so by showing that the applicant has invented species sufficient to support a claim to the functionally-defined genus…

…the hallmark of written description is disclosure. . . . [T]he test requires an objective inquiry into the four corners of the specification from the perspective of a person of ordinary skill in the art. Based on that inquiry, the specification must describe an invention understandable to that skilled artisan and show that the inventor actually invented the invention claimed.

…the written description requirement does not demand either examples or an actual reduction to practice”

CA – Dépôt non-avantageux d’une demande complémentaire

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Dans sa décision No. 1299 du 7 janvier 2010, la Commissaire aux brevets a confirmé la décision de l’Examininateur dans le cadre de la demande de brevet No. 2,425,101 de rejeter la demande.

Selon l’Examinateur, dans la demande en question, qui est une demande complémentaire de la demande no. 2,050,300, “on ne présente aucune structure chimique précise de ces mutéines et on ne mentionne aucun
avantage inattendu par rapport aux peptides de la demande principale... l’utilisation revendiquée dans la demande complémentaire est identique à l’utilisation proposée du peptide de la demande principale et non une utilisation nouvelle, imprévue ou distincte.”

Le résumé de la Commissaire:

(50) Puisque l’utilité associée aux TNF-BP dans la demande de brevet principal et dans la demande complémentaire est la même, on ne peut considérer que les revendications 1 et 2 de la demande complémentaire comportent un élément brevetable distinct des revendications du brevet principal. Les protéines revendiquées par le brevet principal et les utilisations revendiquées par la demande complémentaire constituent donc des aspects différents de la même invention. Il s’ensuit que les revendications 1 et 2 de la demande complémentaire sont évidentes au vu des revendications 1 à 3 du brevet principal.

US: Importance d’effectuer une recherche préliminaire de brevetabilité

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L’importance de choisir un bon agent de brevet et surtout d’effectuer une recherche préliminaire de brevetabilité a été mise en évidence dans la cause Davis v. Brouse McDowell de là United States Court of Appeals for the Fedral Circuit, où un Patent attorney américain a omis d’informer sa client de la nouveauté absolue requise dans la plupart des pays avant le dépôt d’une demande de brevet. Il a résulté de cette omission qu’une demande PCT a été déposée plus d’un an après le dépôt d’une demande provisoire.

Le Demandeur a poursuivit l’Attorney en cause pour faute professionnelle pour avoir déposer la demande PCT en retard et pour négligence dans sa préparation de la demande US.

Selon la Court, que des fautes auraient été commises, le Demandeur n’a pu prouver qu’en l’absence des manquements présumés celui-ci aurait obtenu un brevet.

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US: Brevet sur un gène non brevetable

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Dans Association for Molecular Pathology and ACLU v. USPTO and Myriad (S.D.N.Y. 2010), la “district court for the Southern District of New York” a statué que les revendications de Myriad sur une portion d’ADN, et plus spécifiquement sur des séquences du gène BRCA1/2 du cancer du sein, ne décrivaient pas de la matière brevetable au sens du paragraphe 35 USC 101 de la Loi.

The identification of the BRCA1 and BRCA2 gene sequences is unquestionably a valuable scientific achievement for which Myriad deserves recognition, but that is not the same as concluding that it is something for which they are entitled to a patent.

En espérant que le bien continuera de remporter des victoires sur le mal tout au long du processus juridique, celui-ci risquant fort de se poursuivre jusqu’en Cour suprême.

Voir également “ENFIN!!! Une femme atteinte du cancer poursuit le Bureau américain des brevets et une compagnie pour avoir breveté un gène!“.