Dans la cause Nartron Corp. c. Schukra U.S.A., Inc. (5 Mars 5 2009), la Federal Circuit Court of Appeal a réitérée “does not necessarily attain the status of co-inventor by providing the sole feature of a dependent claim.”
Jurisprudence
La Cour suprême du Canada confirme l’existense d’un système de brevets de genre et de sélection
Dans une décision rendue le 6 novembre dernier, la Cour suprême du Canada a affirmé la décision de la Cour d’appel fédérale et ainsi confirmé la validité du brevet de Sanofi-Synthelabo Canada Inc. et par le fait même l’existence d’un système de brevets de genre (“genus”) et de sélection et qu’elle s’applique à toutes les industries.
Concernant l’antériorité, selon la Cour:
“If in reading the genus patent, there is no discovery of the special advantages of the selection patent, the genus patent does not anticipate the selection patent”
En l’absence de divulgation antérieure, on ne peut conclure à l’antériorité. En cas de divulgation antérieure, le critère de “caractère réalisable” s’applique alors.
“For “enablementâ€, the person skilled in the art must have been able to perform the invention without undue burden.
Concernant l’évidence, l’aspect principale de la décision de la Cour est la notion d'”essai allant de soi” (“obvious to try”).
“The “obvious to try†test really only works where it is more-or-less self-evident that what is being tested ought to work”
If an “obvious to try†test is warranted, the following factors should be taken into consideration at the fourth step of the obviousness inquiry. As with anticipation, this list is not exhaustive. The factors will apply in accordance with the evidence in each case.
(1) Is it more or less self-evident that what is being tried ought to work? Are there a finite number of identified predictable solutions known to persons skilled in the art?
(2) What is the extent, nature and amount of effort required to achieve the invention? Are routine trials carried out or is the experimentation prolonged and arduous, such that the trials would not be considered routine?
(3) Is there a motive provided in the prior art to find the solution the patent addresses?
Double protection (“Double Patenting”)
La Cour suprême confirme que:
“A selection patent that claims a compound that is patentably distinct from the genus patent will not be invalid for obviousness double patenting.”
“While double patenting requires a comparison of the claims of a genus and selection patent, it is necessary that the specification of the selection patent define in clear terms the nature of the characteristic which the patentee alleges to be possessed by the selection for which he claims a monopoly.”
Aux US: utilisation expérimentale vs utilisation publique
L’arrêt Clock Spring, L.P. v. Wrapmaster, Inc. (March 25, 2009), dans lequel il a été statué que les tests effectués en 1989 par Clock Spring L.P. ne tombaient pas sous l’exception de tests expérimentaux mais constituaient bel et bien des utilisations publiques de l’invention avant la date de dépôt de la demande, constitue un bon résumé de l’état actuel du droit aux US en ce qui a trait aux critères permettant de distingués entre ces deux types d’utilisations de l’invention.
Les facteurs actuels permettant de déterminer une utilisation commerciale versus expérimentale sont (en anglais):
- the necessity for public testing;
- the amount of control over the experiment retained by the inventor;
- the nature of the invention;
- the length of the test period;
- whether payment was made;
- whether there was a secrecy obligation;
- whether records of the experiment were kept;
- who conducted the experiment;
- the degree of commercial exploitation during testing;
- whether the invention reasonably requires evaluation under actual conditions of use;
- whether testing was systematically performed;
- whether the inventor continually monitored the invention during testing; and
- the nature of contacts made with potential customers.
Aux US: revendication indéfinie lorsque plusieurs interprétations
Selon la décision du “Board of Patent Appeals and Interferences” du USPTO Ex parte Miyazaki, le USPTO peut rejeter une revendication comme étant indéfinie sous 35 USC § 112, ¶ 2, si elle peut être avoir plusieurs interprétations plausibles.
“we employ a lower threshold of ambiguity when reviewing a pending claim for indefiniteness than those used by post-issuance reviewing courts. In particular, rather than requiring that the claims are insolubly ambiguous, we hold that if a claim is amenable to two or more plausible claim constructions, the USPTO is justified in requiring the applicant to more precisely define the metes and bounds of the claimed invention by holding the claim unpatentable under 35 U.S.C. § 112, second paragraph, as indefinite.”
Au Canada – En appel, extension du délai de réponse à une “Action Finale” sous le paragraphe 31 des Règles
La décision de la Commissaire des brevets C.D. 1288 App’n No. 2,422,871 concerne des revendications amendés après l’échéance pour répondre à la décision finale. En effet, avant d’avoir pris connaissance du résumé des motifs, la demanderesse a cherché à se conformer aux objections de l’examinateur en supprimant et/ou en modifiant les revendications en cause, mais en raison des limites imposées par l’art. 31 des Règles sur les brevets, elle n’a pas pu le faire.
En tenant compte du fait que la demanderesse a tenté de se conformer, la Commission a recommandé qu’elle soit invitée à supprimer les revendications 1-16, 21-37 et 42-54 conformément à l’al. 31c) des Règles sur les brevets.
Selon l’art. 31 des Règles sur les brevets:
31. La demande qui a été refusée par l’examinateur ne peut être modifiée après
l’expiration du délai pour obtempérer à la demande de l’examinateur en
application du paragraphe 30(4), sauf dans les cas suivants :
a) le refus est annulé en application du paragraphe 30(5);
b) le commissaire est convaincu, après révision, que le refus est injustifié et il en
a informé le demandeur;
c) le commissaire a informé le demandeur que la modification est nécessaire
pour que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;
d) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada l’ordonne.
US: la Cour établie des critères pour déterminer s’il y a eu “Undue Experimentation”
Dans Impax Laboratories Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc. (October 3, 2008), la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit a étalie les 8 facteurs suivants pour déterminer s’il y a eu ou non “undue experimentation” afin d’établir l’anticipation:
- the quantity of experimentation;
- the amount of direction or guidance present;
- the presence or absence of working examples;
- the nature of the invention;
- the state of the prior art;
- the relative skill of those in the art;
- the predictability or unpredictability of the art; and
- the breadth of the claims.
US: Méthode et système pour générer un rapport en utilisant un module logiciel est jugé brevetable par le USPTO
Le “Board of Patent Appeals and Interferences” du USPTO a jugé brevetable une invention visant: “method and system for generating a report using software modules adapted for easy modification and updating“.
En se basant sur la décision bien connue “Beauregard” et In re Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir., 1994), le USPTO a jugé que la revendication suivante de la demande No. 10/463,287 est brevetable:
Méthode et système d’enregistrement et de manutention des bagages dans un aéroport jugés brevetables par le Commissaire
La décision D.C. 1286 du Commissaire concerne une méthode et un système d’enregistrement et de manutention des bagages dans un aéroport. L’examinateur a rejeté toutes les revendications au motif qu’elles étaient évidentes à la date de la revendication eu égard aux antériorités citées, à savoir deux brevets américains. Les revendications ont été rejetées également au motif qu’elles ne concernaient aucun objet brevetable. L’examinateur a rejeté les revendications également au motif qu’elles étaient
indéterminées.
La Commission en est arrivée à la conclusion que l’invention revendiquée n’était pas évidente eu égard aux antériorités citées, que l’objet relevait de la définition d’invention, et que les revendications telles qu’elles avaient été modifiées n’étaient pas indéterminées
États-Unis – Point de salut pour le “point de nouveauté” en matière de dessin (Patent Design)
Dans la cause Egyptian Goddess v. Swisa Inc. (September 22, 2008), là United States Court of Appeals for the Federal Circuit a statué en banc que le test concernant le “point de nouveauté” ne devrait plus être utilisé pour l’analyse de la contrefaçon de revendications d’un “design patent”.
Suffisance de la description pour un brevet de sélection
Dans l’arrêt Pfizer v. Ranbaxy [2008 FCA 108], la Cour fédéral d’appel du Canada a clarifié l’étendu de la description requise sous le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets en ce qui a trait aux brevets de sélection.
La Cour fédérale avait premièrement jugée le brevet ‘546 de Pfizer comme étant invalide sur la base qu’il ne remplissait pas ses promesses de décupler l’activité du calcium d’atorvastatin vis-Ã -vis un mélange racémique d’atorvastatin et de son énatiomère. Selon la Cour de première instance, les données du brevet et d’autres données disponibles ne supportaient pas cette promesse. Le juge avait conclu que la description du brevet ‘546 ne descrivait pas précisement les avantages de l’invention breveté.
La Cour d’appel a rejeté cette décision en statuant que le Juge de première instance avait erré: 1) en interprétant que le brevet promettait un décuplement de l’activité; et 2) en focussant son analyse en regard au paragraphe 27(3) sur la question que les données supportaient cette promesse.
La Cour d’appel trouva que l’analyse de la brevetabilité en regard au paragraphe 27(3) (inventivité) concerne plutôt la suffisance de la description et non la suffisance des données supportant la description et qu’en exigant au breveté qu’il supporte son invention par des données, le Juge de première instance a mélangé les exigences de “disclosure requirement” du paragraphe 27(3) avec les exigences d’utilité, de nouveauté et d’inventivité se trouvant ailleurs dans la Loi.
La Cour d’appel a donc confirmé que, bien que le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets exige au breveté de décrire complètement et correctement l’invention, l’article requiert au breveté de fournir l’information requise par une persone versée dans l’art. Dès que cette personne est capable de répondre au deux questions: “Quelle est l’invention?” et “Comment fonctionne-t-elle?” le mémoire descriptif est suffisant indépendant des données qu’il contient.