États-Unis

Brevet invalidé pour une faute de grammaire…!

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Dans la cause June 25, 2007, Microstrategy Inc. v. Business Objects Americas, un jugement préliminaire d’invalidité a été confirmé.

Plus spécifiquement, la Cour a décrétée que les revendications du brevet étaient indéfinies… à cause d’une erreur de grammaire! En effet, le breveté a revendiqué “the client system using and transmitting the retrieved information to the at least one web server[.]” , alors qu’il aurait dû revendiquer “the client system transmitting the retrieved information to the at least one web server”. Cette énoncé rendrait la revendication indéfinie puisqu’il lui manquerait “un objet” et qu’il y aurait plus d’une manière de corriger l’erreur.

MicroStrategy a tenté de faire valoir que les terme “using” et “tansmitting” pouvaient être entendus comme signifiant la même chose. Il a été rappelé que différents mots d’une revendication doivent avoir différentes significations.

Doctrine des équivalences inverse

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Je vous invite à lire un article intéressant en anglais par Jay Sandvos sur IpFrontline.comTM intitulé “Reverse Doctrine of Equivalents“.

Cet article résume premièrement la doctrine des équivalents aux États-Unis selon laquelle un produit ou une méthode, etc. pourrait contrefaire une revendication d’un brevet même si l’élément accusé ne tombait pas tout à fait littéralement sous le langage de la revendication mais fonctionnait de la même manière et produisait un résultat équivalent.

M. Sandvos rappele que la doctrine des équivalents n’a pas été testée en Cour Suprême depuis l’arrêt Graver Tank en 1950. Selon ce même arrêt et M. Sandvos, la doctrine des équivalents fonctionnerait également à l’envers.

Sandvos illustre son propos à l’aide d’un exemple fictif d’un brevet de méthode pour analyser les patrons de robes pour déterminer la quantité de tissus à couper. Qu’arriverait-il si le langage litéral des revendications couvrait une méthode pour analyser des patrons sonores pour reconnaître des entrées vocaux inconnus? Selon l’arrêt Graver Tank, la doctrine des équivalents fonctionnerait à l’inverse et l’on conclurait probablement que les éléments des revendications ne fonctionnent pas de la même manière et n’accomplissent pas le même résultat que les patrons de robes décrits dans le brevet. Alors même si les revendications seraient contrefaites litéralement, il ne pourrait y avoir de contrefaçon selon la doctrine des équivalents.

Simplification de la procédure d’échange de document prioritaire du USPTO

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Le USPTO (United States Patent and Trademark Office) simplifie la procédure d’échange électronique direct de document prioritaire avec l’EPO (European Patent Office) et bientôt avec le JPO.

Selon la procédure simplifiée, il n’est plus nécessaire de fournir une requête pour que le transfert de document se fasse. En gros, la revendication de la priorité d’une demande européenne (et bientôt japonaise) suffit pour que le USPTO enclanche le processus de récupération de la copie de la demande prioritaire.

Projet pilote par le Bureau des brevets américains de soumission d’art antérieur par le public

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Le USPTO a annoncé le début d’un projet pilote le 15 juin 2007 d’une durée d’un an.

Sous ce projet pilote, un nombre limité de demandeurs volontaires dont la demande est dans le domaine des “computer arts” verront celle-ci analysée par des membres du public qui détermineront jusqu’à 10 documents d’art antérieur les plus pertinents. Des commentaires quant à la pertinence de ces documents seront également recueillis.

Les demandes ayant ainsi repondu à l’ensemble des critères du projet pilote seront examinées de manière prioritaire par le USPTO.

En plus du lien précédent, plus de détails sont disponibles ici.

Le système de dépôt électronique EFS-Web du USPTO a 1 an

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Le département du commerce du USPTO a annoncé en ce 1er mai que son système de dépôt électronique, EFS-Web, a dépassé toutes ses attentes après 1 an d’opération. En fait, pour la première année de son histoire, plus de demande son déposée électroniquement que sous forme papier.

Pour quiconque a utilisé se merveilleux système très conviviable, c’est loin d’être une surprise.

En espérant que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada saura suivre exemple sur son voisin su sud, pour que nous puissions bientôt déposer électroniquement des demandes PCT, vérifier nos dépôts électroniques immédiatement après l’acte, déposer des demandes sans craindres que des documents se perdent dans la communication, etc.

Le test TSM pour l’évidence “approuvé” par la Cour Suprême des États-Unis… avec BÉMOL

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La décision tant attendu, KSR International Co. v. Teleflex, Inc. U.S., No. 04-1350, a finalement été rendue par la Cour Suprême des États-Unis le 30 avril 2007.

Selon la Cour Suprême, la “Federal Circuit”, qui avait trouvé le brevet de KSR portant sur un accélérateur d’automobile invalide comme étant évident, a appliqué de manière trop rigide le test de l’enseignement, suggestion et motivation (Teaching, Suggestion, Motivation Test) pour décider si l’art antérieur rendait évident le brevet de KSR.

Selon la Cour Suprême, bien que le test TSM peut être utile pour déterminer l’évidence, il ne doit pas être mandataire et limiter par exemple le test déterminé sous Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U. S. 1 (1966).

Nouveau projet de réforme au système des brevets américains

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Après des essais infructueux en 2005 et 2006, le Congrès américain vient de déposer un nouveau projet de réforme au système de brevets aux États-Unis.

Parmi les nombreux changements proposés:

  • Passerait d’un système de premier inventeur (first-to-invent) à un système de premier déposant (first-to-file);
  • Enlèverait la nécessité de décrire le mode de réalisation préférentiel (“best mode”);
  • Mise en place d’une procédure d’opposition post-émission;
  • Dommages supplémentaires suite à un litige ne seraient pas octroyés simplement sur le fait que le brevet ou son contenu était connu;
  • Enlèverait le droit à une injonction pour des activités de contrefaçon;
  • Publication systématique de toutes les demandes après 18 mois;
  • Définition plus étendue d’ “art antérieur”;
  • Etc.

À suivre donc.

Mode de réalisation implicitement couvert par une revendication doit être supporté par le mémoire descriptif

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Selon Liebel-Flarsheim Company v. Medrad, Inc. v. Medrad, Inc., Fed. Cir., No. 06-1156, le mémoire descriptif doit supporter un mode de réalisation d’une invention couvert par une interprétation large d’une revendication lorsqu’il est nécessaire d’informer l’homme du métier, et ce, même si des modes de réalisations plus explicites y sont décrits.

Les brevets de Liebel en cause concerne des injecteurs de fluide. La Federal Circuit Court a jugée que même si l’interprétation large des revendications couvrait un injecteur sans jaquette, le mémoire descriptif enseignait à l’opposé (“teaches away”) d’un tel injecteur.

L’enseignement pour la non-évidence non requis explicitement dans l’art antérieur

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Selon la cause Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., Fed. Cir., No. 2006-1261, une suggestion, un enseignement ou une motivation pour combiner de l’art antérieur dans le but de prouver l’évidence, n’aurait pas à se retrouver explicitement dans les références que l’on recherche à combiner.

La cour a en effet démontré que la preuve peut être trouvée dans d’autres sources telles que le savoir commun (“commun knowledge”), l’art antérieur en général ou la nature du problème en soi.