Suivant l’arrêt de la Federal Circuit des États-Unis, DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd., Fed. Cir., No. 04-1620, 12/13/06, la preuve d’une contrefaçon contributoire requière non seulement que le défendeur se soit engagé dans des actions contribuant directement à la contrefaçon, mais également qu’il effectue les actions en question en sachant qu’il en résultera une contrefaçon.
États-Unis
Programme d’échange électronique de documents prioritaires entre le USPTO et l’EPO
Le Department of Commerce du United States Patent and Trademark Office (USPTO) et l’Office Européen des Brevets (EPO) ont annoncé le 16 septembre 2006 qu’ils lançaient conjointement un service permettant d’échanger électroniquement entre les deux bureaux des brevets des documents prioritaires.
Le nouveau service, qui sera gratuit, devrait être en application à compter de janvier 2007. Plus de détails devraient être disponibles avant la mise en application.
Fin du programme de “divulgation de document” du USPTO
Le Bureau des brevets américain (USPTO) mettra fin le 1er février 2007 à son programme de divulgation de document qu’il avait mis sur pied en 1969. Ce programme sert d’alternative par exemple à « l’envoie d’une enveloppe adressée à soi-même » pour prouver la date d’invention.
Le USPTO est d’avis que ce type de dépôt laisse à tort certain déposant sous l’impression qu’il offre une certaine protection. De plus, le dépôt d’une demande de type « provisional » peut non servir de preuve d’une date d’invention par sa date de dépôt, mais offre également de nombreux autres avantages.
Le Bureau des brevets américain clarifie sa politique relativement au ré-examen des revendications
Le USPTO a clarifié que, lorsque le ré-examen est demandé pour une partie seulement des revendications d’un brevet, la décision du Bureau des brevets de procéder ou non au ré-examen, puis, cas-échéant, le ré-examen seront basées généralement uniquement sur les revendications pour lesquelles le ré-examen a été demandé.
US: Motivation pour combiner l’enseignement de plusieurs références dépend de l’état de l’art et de l’expertise de l’homme du métier
Dans la cause Dystar Textilfarben GMBH & Co Deutschland KG v. C.H. Patrick, Co., et al. (Fed. Cir.; October 3, 2006), le juge en chef Michel présente une revue du critère de motivation pour combiner l’enseignement de plusieurs références dans le but d’invalider une revendication d’un brevet.
Le Juge rappelle les trois critères habituellement utilisés pour déterminer l’évidence depuis la cause Graham v. John Deer Co., 383 U.S. 1, 17 (1966) soit (en anglais):
- the scope and content of the prior art;
- the differences between the claimed invention and the prior art;
- the level of ordinary skill in the art; and
- any relevant secondary considerations, including commercial success, long felt but unsolved needs, and failure of others;
le critère de motivation intervenant de manière subsidaire dans le critère 1. précédent.
Selon le juge Michel, le critère de motivation en est un plutôt flexible et doit prendre en considération les connaissances générales (« common knowledge ») et le sens commun (« commun sense »). De plus, la suggestion de combiner des références doit tenir compte de l’art antérieur et de l’expertise de l’homme du métier (« level of ordinary skill »). La suggestion de combiner des références n’a donc pas à se trouver directement dans le document d’art antérieur.
“Colorant Selection Mechanism” interprété comme un “Means-Plus-Function”…
Dans la cause Massachusetts Institute of Technology v. Abacus Software la Cour du US Federal Circuit a déclaré que l’expression « colorant selection mechanism » de la revendication 1 du brevet U.S. No. 4,500,919 devrait être interprété comme une limitation de type « means-plus-function« .
Rappelons qu’en matière de brevets aux États-Unis l’emploi d’expressions du genre « means for doing something » dans une revendication limite la portée de ces expressions, sous l’article 112 ¶ 6, aux équivalents décrits dans le mémoire descriptif.
Dans le cas en cause, il a toutefois été conclu que l’expression « colorant selection mechanism » n’impliquait pas assez de structure pour une personne versée dans l’art.
Nouvelle version du Guide des pratiques des Examinateurs du USPTO
La 8ième édition (révision 5) du Manual of Patent Examination Procedure du USPTO (Bureau américain des brevets) est maintenant disponible. Cette version comprend en outre un index de recherche.
Un nouveau site WIKI vise à améliorer la procédure de révision de documents de brevets US
Le site wikipatents.com est un site communautaire où le public est invité à ajouter des références d’art antérieur pour des brevets ou demandes de brevets américains, à voter sur la pertinence des références (originales et nouvelles) et à ajouter des commentaires sur ces références. De plus, des titres et des résumés plus appropriés peuvent être suggérés…
Mais attention! De l’autre côté de cette lame à deux tranchants, il est bon de rappeler l’obligation qu’a un demandeur d’un brevet US de rapporter à l’Examinateur en charge de son dossier tout art antérieur connu. Un fier déposant visitant le site afin de vérifier la popularité de sa demande de brevet pourrait être dans l’obligation de rapporter d’éventuelles références jusque là inconnues de sa part.
Incorporation par référence utilisée pour interpréter un terme d’une revendication aux États-Unis
Dans la cause Cook Biotech Inc., et al. v. Acell, Inc., et al. la Cour du « Federal Circuit » des États-Unis s’est basée sur un texte « inclus par référence » (« text incorporated-by-reference« ) pour interpréter un terme de revendications en litige. Selon une telle pratique admise aux États-Unis, et sous d’autres juridictions, un Demandeur peut inclure un texte au complet à une demande de brevet en y référant dans la description.
Rappelons toutefois qu’il n’est toutefois pas admis au Canada de faire de tels « incorporations par référence ».