États-Unis

**Pour en savoir plus

Dans In Re Klein (Fed. Circ. 2010-141) la Federal Circuit a rejeté les conclusions du USPTO quant à l’évidence, déclarant qu’aucune des 5 références citées ne pouvait être considérée de l’art analogue au domaine de l’invention.

En effet, une référence est considérée analogue si soit a) elle est du même domaine que l’invention ou b) raisonnablement pertinente au problème résolu par l’invention. Une référence est raisonnablement pertinente s’il va de soit qu’elle se serait porté d’elle-même à l’attention de l’inventeur lorsque celui était à la recherche d’une solution à son problème.

La demande de Klein porte sur un dispositif simple pour mesurer et mélanger du sucre et de l’eau pour nourrir des oiseaux. En gros le dispositif ressemble à une tasse à mesurer avec une paroi amovible permettant de séparer l’eau et le sucre, trois différentes quantités de sucre pouvant être mesurées selon la position de la paroi, dépendamment du type d’oiseaux à nourrir.

21. A convenience nectar mixing device for use in preparation of sugar-water nectar for feeding hummingbirds, orioles or butterflies, said device comprising:

a container that is adapted to receive water,

receiving means fixed to said container, and

a divider movably held by said receiving means for forming a compartment within said container, wherein said compartment has a volume that is proportionately less than a volume of said container, by a ratio established for the formulation of sugar-water nectar for hummingbirds, orioles or butterflies, wherein said compartment is adapted to receive sugar, and wherein removal of said divider from said receiving means allows mixing of said sugar and water to occur to provide said sugar-water nectar.

S’appuyant sur l’avoeux de Klein dans la demande à l’effet que les différents ratio eau-sucre étaient connus, le USPTO rejetta la revendication 21 sous l’évidence citant 5 références différents à la lumière de la connaissance desdits ratios. Par exemple, certaines des références concernaient des contenants à vis avec des parois amovibles, etc.

La cour jugea ces références non pertinentes parce que les contenants qui y étaient décrits n’étaient pas adaptés pour recevoir de l’eau ou adaptés pour le problème des multiples ratios.

**** Il semble donc que, pour qu’une référence soit citable pour l’évidence, elle doit être pertinente à l’ensemble du problème et non seulement à un des aspects. ****

**Pour en savoir plus

Aux État-Unis, l’article 35 U.S.C. § 282 de la Loi sur les brevets, tout brevet est présumé valide. Dans la cause Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership, Microsoft conteste la force de cette présomption tentant d’abaisser le standard actuel qui est de fournir une preuve « claire et convaincante » (« clear and convincing » evidence).

La Cour Suprême affirme que le standard actuel doit être maintenu.

***Pour les praticiens de la propriété intellectuelle

La Cour rejette également la proposition alternative de Microsoft selon laquelle la présomption de validité est affaiblie lorsque la validité est attaquée dans des cas non considérés par le USPTO lors de la poursuite de la demande. La Cour Suprême note toutefois que dans de tels cas, les nouvelles preuves peuvent avoir plus de poids.

*Ce qu’il faut retenir: Il est toujours préférable de prévoir des cessions des droits des inventeurs, ou de prévoir par contrat que les employés ou sous-contractants demeurent propriétaires des droits sur une invention. Ce n’est rarement pas une bonne idée de laisser la décision au « cas par défaut ».

***Pour les praticiens de la propriété intellectuelle Dans la cause Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems Inc., U.S., No. 09-1159, 6/06/11, la Cour Suprême des États-Unis a confirmé qu’un brevet était initiallement délivré aux inventeurs.

« We have rejected the idea that mere employment is sufficient to vest title to an employee’s invention in the employer. »

Dans ce cas précis qui concerne une invention financée par le gouvernement:

“The Bayh-Dole Act does not confer title to federally funded inventions on contractors or authorize contractors to unilaterally take title to those inventions; it simply assures contractors that they may keep title to whatever it is they already have.”

*Ce qu’il faut retenir:

Pour être trouvé coupable d’incitation à la contrefaçon d’un brevet aux États-Unis, il faut soit qu’il soit prouvé qu’il y ait eu connaissance que la conduite incitée enfreint en soit un brevet ou qu’il soit démontré qu’il y ait eu « aveuglement volontaire » (« willful blindness »).

***Pour les praticiens de la propriété intellectuelle

Dans la cause Global-Tech Appliances, inc. v. SEB S.A. (2011) (via Patently-O), la Cour Suprême précise heureusement les critères définissant l' »aveuglement volontaire« , soit:

• « the defendant must subjectively believe that there is a high probabilty that a fact exists. »
• « the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact. »

***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

La cour du Federal Circuit a mis un frein à l’hémoragie des plaidoyés d’invalidité pour conduite inéquitable en élevant le standard de la preuve à cet égard dans la cause Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company (Fed. Cir. 2011) (en banc).

La cour a de plus statué qu’une preuve de conduite non équitable ne rend pas un brevet immédiatement non éxécutoire. La cour doit plutôt soupeser les passifs en cause pour déterminer si la conduite inéquitable garantit le recours en inopposabilité.

« To prevail on the defense of inequitable conduct, the accused infringer must prove that the applicant misrepresented or omitted material information with the specific intent to deceive the PTO. The accused infringer must prove both elements—intent and materiality—by clear and convincing evidence. If the accused infringer meets its burden, then the district court must weigh the equities to determine whether the applicant’s conduct before the PTO warrants rendering the entire patent unenforceable. »

Au niveau de l‘intention, il doit y avoir une décision délibérée de tromper. Pour là matérialité, il faut qu’il en résulte que le Bureau des brevets n’aurait pas émis la revendication s’il n’y avait pas eu de conduite inéquitable.

***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

L’arrêt Rembrandt Data Technologies, LP v. AOL, LLC (Fed. Cir. 2011) concerne la validité d’une license, mais également l’évidence des revendications comme étant indéfinies.

Concernant ce dernier point, la cour du Federal Circuit a affirmé la décision de la cour de première instance à l’effet que les revendications 3-11 du brevet no. 5,251,236 étaient indéfinies comme récitant à la fois un appareil et une méthode d’utilisation de cet appareil dans une même revendication.

La cour du FC a toutefois renversé la décision de la cour de première instance concernant les revendications 1-2. Celles-ci avaient été jugées indéfinies comme incluant des éléments de type « means-plus-functions » sans que le brevet ne décrive d’algorithme permettant d’effectuer les fonctions en questions. La cour rappelle:

« This presumption can be rebutted if the claim limitation itself recites sufficient structure to perform the claimed function in its entirety. »

et conclue que les éléments « fractional rate encoding means » et « trellis rate encoding means » récitent suffisemment de structure en tant que tel considérant leurs significations pour l’homme du métier.

Quant aux termes « buffer means » et « combining means », il leur fut trouvé suffisemment de support dans la description.